Saiba quando pode ocorrer a perda do direito marcário

O direito de propriedade e exclusividade da marca são conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e correspondem a um dever legal de uso, decorrente da função social da propriedade, estabelecida na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, XXIX e no artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96.

A função social está diretamente relacionada ao uso, além de identificar o produto ou o serviço em meio aos concorrentes, esclarecer sua origem e a do serviço ou produto, bem como, garantir a qualidade e dar visibilidade, criando um elo de identificação com o consumidor e com o mercado.

Após a concessão do registro da marca, o seu titular tem o dever, por lei, de fazer uso dela, sob pena de perder o seu direito. As hipóteses de perda de direito marcário estão previstas na Lei da Propriedade Industrial e ocorrerem nos seguintes casos:

- Expiração do prazo de vigência: o registro da marca tem validade por dez anos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que observados os trâmites legais. Em caso de não prorrogação do registro, o titular perde o direito sobre a marca.

- Renúncia: o titular pode renunciar o seu direito de forma total ou parcial, em relação aos produtos ou serviços reivindicados. Além disso, o abandono pode ocorrer por meio do seu representante legal.

- Caducidade: qualquer terceiro interessado, que demonstrar o legítimo interesse, poderá requerer o pedido de caducidade de um registro, observado o princípio da especialidade.

- Ausência de procurador qualificado e domiciliado no Brasil: é imprescindível que as pessoas domiciliadas no exterior estejam representadas por um procurador, com poderes para representação administrativa e judicial.

De acordo com a Lei, o registro caducará se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento I) o uso da marca não tiver sido iniciado, no Brasil; II) o uso tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração do seu caráter distintivo original.

Importante observar da norma legal que o prazo estabelecido para início do uso da marca, no Brasil, começa a contar da data da concessão do registro, logo, enquanto a marca estiver em processo de registro, não há obrigatoriedade de uso, uma vez que não há um direito consolidado, apenas uma expectativa de direito.

Além disso, importante chamar a atenção para a parte final do dispositivo legal, quando prevê a hipótese de caducidade pela alteração da marca.

Não são raros os casos em que nos deparamos com marcas requeridas e concedidas sob uma apresentação visual e, com o passar do tempo, sofrem alterações ou modernizações.

O titular de uma marca deve se atentar para essas modificações, pois, se a marca originalmente registrada, sofrer alteração que implique na perda do seu caráter distintivo original, de acordo com o certificado de registro, está vulnerável a sofrer um processo de caducidade. E para reverter essa situação, caso isso aconteça, é preciso demonstrar o uso da marca, através de todos os meios de prova em direito admitidos. Exemplos: notas fiscais, publicidade, itens promocionais, contratos de licença e cessão, dentre outros.

O período de investigação do uso da marca deve observar a data do requerimento da caducidade, ou seja, se o processo foi instaurado em outubro de 2019, as provas a serem apresentadas devem corresponder aos últimos cinco anos, a contar dessa data, ainda que o titular do registro tenha sido notificado da instauração do processo somente meses depois.

É preciso demonstrar que o uso da marca não foi interrompido. Este uso, previsto na lei, também, não pode ser esporádico ou eventual, na verdade, o titular do registro deve demonstrar o uso contínuo e duradouro, através de diferentes provas, em direito admitidas.

Entretanto, em casos especiais, o titular pode demonstrar que a interrupção ou o desuso da marca ocorreu por razões legítimas, de acordo com as diretrizes do INPI.

O legítimo interesse, ao ser demonstrado pelo terceiro interessado, responsável pela instauração do processo de caducidade caracteriza-se por marcas idênticas ou semelhantes, para distinguir produtos idênticos, semelhantes ou afins, direito de personalidade, direito autoral, dentre outros fundamentos.

Por todos esses fatores, muitas vezes desconhecidos, o registro de uma marca vai muito mais além do titular obter o certificado de registro, pois necessita cuidado, observância da lei e, principalmente, a vigilância por um profissional qualificado, capacitado, capaz de orientar seu cliente na tomada de decisões quando se trata de alteração da marca, orientar sobre os prazos a serem cumpridos, dentre tantas outras funções importantes para manter o registro válido, evitando a perda do direito marcário.

Sobre Roberta Minuzzo

Roberta Minuzzo é advogada e graduada em direito pela Universidade Luterana do Brasil. Possui especialização em Propriedade Intelectual pela (PUCRS) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, além de ter cursado Direito PenaI e Processual Penal no IDC – Instituto de Desenvolvimento Cultural. A especialista em Propriedade Intelectual também faz parte da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) e a Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul (ACRIERGS). Recentemente, assumiu o encargo de colunista e conselheira no portal de negócios MD1 Lead, projeto fundado por Franco Scornavacca (o Kiko do KLB) e Francine Pantaleão. Atualmente, mora nos Estados Unidos. É advogada da DMARK REGISTROS DE MARCAS E PATENTES, sócia fundadora da DMARK MONTEIRO, LLC e DMK GESTÃO DE MARCAS E PATENTES. Todas as empresas possuem vasta experiência e sucesso na representação de milhares de pessoas, sejam elas, físicas ou jurídicas, que desejam proteger seu patrimônio intelectual. Com escritórios em Porto Alegre/RS, Criciúma/SC e Orlando/FL, a empresa conta com uma equipe composta por advogados, economistas, administradores, redatores de patentes, corpo administrativo e consultores, para representar qualquer pessoa ou marca. Para mais informações, acesse - https://dmk.group/ ou mande e-mail para