Como manter uma marca em momento de redução de operações

O reflexo imediato da redução de negócios afeta a proteção da marca da empresa, sendo que a legislação prevê que a titular deve manter provas de uso do registro marcário.

Estas provas de uso da marca na forma como está protegida, são essenciais para enfrentar eventuais pedidos de caducidades de terceiros (levando a perda), já que a empresa titular deve comprovar sobre a sua manutenção, visando evitar a sua perda para uma terceira empresa concorrente.

Com a redução da atividade econômica brasileira desde março de 2020, algumas empresas deixaram de praticar atos de comércio ou serviços, não emitindo notas fiscais apresentando o rol de produtos ou serviços oferecidos com as respectivas marcas em comercialização.

O interesse de empresas terceiras a diferentes marcas conhecidas no mercado é prática tradicional, pois trata-se de um veículo que viabiliza a comunicação com o consumidor final, fomenta vendas, reduz despesas com propaganda/publicidade e marketing, dá credibilidade ao produto ou serviço, promove a empresa, dentre outros créditos. Entretanto, o uso não autorizado de marca caracteriza reprodução ou imitação e enseja em violação de direito de terceiros, provocando inclusive indenização.

Ao mesmo tempo, a legislação permite que a terceira empresa interessada em qualquer marca promova um pedido de caducidade, provocando a sua titular a apresentação de provas de uso de forma ininterrupta dos últimos 5 (cinco) anos.

Neste momento é que alcança as apresentações das provas de uso da marca, cuja ausência provocará a caducidade do registro, perdendo a empresa titular, os direitos exclusivos do registro em questão.

Com a redução ou até suspensão das atividades empresariais por certo tempo, como ocorreu de forma surpreendente ao empresariado geral no primeiro semestre deste ano com a quarentena decorrente da pandemia da COVID-19, e, estando a empresa ausente de provas de uso, ou seja, sem notas fiscais demonstrando a circulação de serviços ou produtos com a respectiva marca, há efetivo risco de prejuízos nos direitos exclusivos, caso esta mesma venha enfrentar pedido de caducidade de terceiros.

Entretanto, revela-se que a mesma legislação prevê o direito de a empresa justificar o seu desuso devido a uma situação externa que a impediu de produzir a prova de uso, ou seja, de praticar o ato de comércio ou serviço com a respectiva marca.

Portanto, para as empresas que vierem a sofrer este tipo de contingência em qualquer tempo futuro e que alcance a necessidade de apresentação de provas de uso da marca no período da recente quarentena, deverá atentar-se a justificar este período, e em relação ao período excedente, deverá fazer as provas de uso da marca na forma como está protegida.

Isto significa dizer que, considerando que a quarentena da COVID-19 está ocorrendo numa média de 4 a 6 meses (em regra de março até os dias atuais), certo é que em face do prazo remanescente ao que restará para completar os últimos 5 (cinco) anos do período investigado de uso da marca, a empresa titular deverá apresentar provas de uso do respectivo sinal para evitar a declaração da caducidade do registro, o que permitirá a adoção pela empresa terceira.

Outra questão relevante é que, para empresas do segmento comercial, com o advento da intensificação dos atos de e-commerce, devem aquelas adotarem os cuidados necessários para as emissões corretas das faturas fiscais, descrevendo a marca e a linha de produto ou serviço fornecido para corresponder a linha de produtos ou serviços preservados no registro de marca.

Não são raras as vezes em que empresas entregam faturas fiscais visando contestar pedidos de caducidade de terceiros, as quais possuem erros sérios de descrições dos seus serviços ou produtos ou ainda que nem mencionam a marca em circulação comercial. Nestas situações, o risco de se perder o registro por ausência de comprovação do uso da respectiva marca é muito grande, para não dizer certo.

Por fim, o que a empresa não pode perder na sua atividade interna é a manutenção das provas de uso da marca, cujo ato é obrigatório, na ordem da preservação dos direitos exclusivos de exploração a qualquer sinal marcário e manutenção do respectivo registro.

Rosa Maria Sborgia - Advogada especializada em marcas e patentes e sócia da Bicudo & Sborgia Propriedade Intelectual